Znak towarowy podlega obowiązkowi używania. W stosunku do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w EUIPO przyjęto zasadę, zgodnie z którą używanie znaku towarowego powinno rozpocząć się nie później niż 5 lat od chwili rejestracji. Podobna regulacja obowiązuję w polskiej ustawie prawo własności przemysłowej. Nie wykonanie tego obowiązku obarczone jest ryzykiem utraty rejestracji znaku towarowego (tzw. stwierdzeniem wygaśnięcia znaku towarowego). Prawo ochronne na znak towarowy wygasa bowiem na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Zgłaszając znak towarowy warto zatem pamiętać o powyższej regulacji i wskazać w podaniu takie towary i usługi, dla których znak będzie rzeczywiście używany (szczególnie, gdy upłynie już okres 5 lat od wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego).

W podaniu o udzielenie prawa ochronnego można wskazać wiele towarów i usług, które często przenikają się. Niejednokrotnie przedsiębiorcy analizując własne, gotowe już wyroby, stają przed dylematem wyboru właściwej klasy. Z pomocą przychodzi tu tzw. klasyfikacja nicejska utworzona na potrzeby zgłoszeń znaków towarowych, która wskazuje na funkcje lub przeznaczenie gotowego wyrobu, a jeżeli funkcja lub przeznaczenie nie są wymienione w żadnej pozycji klasyfikacyjnej, wyrób gotowy jest klasyfikowany przez analogię do innych porównywalnych wyrobów gotowych. Ilość klas wpływa na także na wysokość opłat urzędowych za zgłoszenie znaku towarowego i jego ochronę.

Z powyższą problematyką musiała zmierzyć się spółka Monster Energy Company z USA, właściciel marki „MONSTER” oraz „MONSTER ENERGY” (dalej znaki „MOSNTER”) dla napojów energetycznych. W dniu 3 listopada 2010 r. Monster Energy Co, złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego „MONSTER” m. in. dla towarów takich jak:

– “napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej”;

– “napoje bezalkoholowe, a mianowicie napoje energetyczne i napoje energetyczne o smaku kawy, wszystkie wzbogacone witaminami, minerałami, składnikami odżywczymi, aminokwasami lub ziołami w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej”.

W dniu 25 kwietnia 2017 r., a więc po upływie 5 lat od rejestracji znaków „MONSTER” spółka Frito-Lay Trading Company GmbH, złożyła wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zakwestionowanych znaków towarowych dla w/w towarów z klasy 30, z tego powodu, że znaki te nie były rzeczywiście używane w nieprzerwanym okresie pięciu lat, zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001).

W odpowiedzi na wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia spółka Monster Energy Company przedstawiła dowody używania swoich znaków towarowych. Pomimo to decyzjami z dnia 22 i 23 października 2019 r. Wydział Unieważnień EUIPO unieważnił sporne znaki towarowe w odniesieniu do towarów z klasy 30 (napojów na bazie kawy), stwierdzając, że używanie tych znaków zostało wykazane jedynie w odniesieniu do napojów energetycznych, ewentualnie różnych linii napojów energetycznych o różnych smakach, należących do klasy 32. Decyzja to została utrzymana przez Izbę Odwoławczą EUIPO, a Sąd UE odrzucił skargę Monster Energy Company.

Organy rozpatrujące sprawę uznały, że w celu wykazania używania spornych znaków towarowych w odniesieniu do rozpatrywanych towarów spółka amerykańska powołała się na swoje towary, które są napojami w puszkach, na których widnieje napis “napój kawowy espresso z mlekiem”. Następnie Organy zbadały te towary. Izba odwoławcza EUIPO stwierdziła, że konieczne jest rozróżnienie pomiędzy “napojami na bazie kawy” z klasy 30, niezależnie od tego, czy zawierają one mleko, z jednej strony, a “napojami energetycznymi” z klasy 32 z drugiej strony. Izba Odwoławcza przedstawiła definicję pojęcia „napój energetyczny” zawartą w Encyklopedii Britannica, zgodnie z którą jest to „każdy napój, który zawiera wysoki poziom składnika pobudzającego, zwykle kofeiny, jak również cukru i często suplementów, takich jak witaminy lub karnityna, i który jest promowany jako produkt mogący zwiększyć czujność umysłową i sprawność fizyczną. Napoje energetyczne różnią się od napojów dla sportowców, które są stosowane w celu zastąpienia wody i elektrolitów podczas lub po wysiłku fizycznym, oraz od kawy i herbaty, które są parzone, zawierają mniej składników i mogą być bezkofeinowe. Napoje energetyczne różnią się również od napojów bezalkoholowych, które albo nie zawierają kofeiny, albo zawierają jej stosunkowo niewielkie ilości”. Izba wskazała, że z ilustracji wykazu składników towarów przedstawionych w postępowaniu przez amerykański podmiot wynika, że zawierały one L-karnitynę, witaminy z grupy B, żeń-szeń i taurynę, czyli składniki, które nie były powszechnie stosowane w “napojach na bazie kawy z mlekiem” z klasy 30, lecz zazwyczaj występowały w napojach energetycznych. Zdaniem Izby Odwoławczej obecność takich składników stanowiła istotny aspekt tych towarów. Monster Energy Company próbowała wykazać, że napoje energetyczne o smaku kofeiny, zawierające ekstrakt kawy można zaklasyfikować do napojów z klasy 30 i w ten sposób próbowała utrzymać w mocy swój znak. W odniesieniu do tych twierdzeń, Izba Odwoławcza wskazała przede wszystkim, że nie zostało wyjaśnione, czy towary te były parzone czy nie. Uznała ona, że chociaż towary te mogą mieć smak kawy lub espresso, ich składniki obejmują również szeroki zakres składników, które nie są powszechnie spotykane w “napojach na bazie kawy”, a etykieta na tych towarach wyraźnie wskazuje, że mają one “wysoką zawartość kofeiny”. Izba Odwoławcza stwierdziła ostatecznie, że towary Monster Energy Company mają te same cechy, które charakteryzują “napoje energetyczne”. Podkreśliła w tym względzie, że rzeczywistą funkcją lub celem tych towarów było pełnienie funkcji “napojów energetycznych”, aczkolwiek ich warianty o smaku kawy z mlekiem.

Sąd UE rozpoznając skargę Monster Energy Company (Wyrok Sądu UE z 10 listopada 2021 r., sprawy łączone T‑758/20 i T‑759/20) potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia EUIPO i wskazał, że napoje na bazie kawy i napoje energetyczne mają odmienny charakter i nie spełniają tej samej głównej funkcji. Te pierwsze charakteryzują się obecnością kawy, podczas gdy te drugie zawierają i łączą wiele składników, a kawa lub jej aromat odgrywają jedynie drugorzędną rolę. Konsumenci są świadomi tych różnic, które są ponadto wzmacniane przez komunikację i promocję skarżącej w odniesieniu do spornych towarów. Sąd odmówił także racji Skarżącemu, że sporne towary są tzw. produktem wielozadaniowym.

Powyższe rozstrzygnięcie należy ocenić jako słuszne. Decyzje EUIPO jak i wyrok Sądu UE mogą ułatwić zgłaszającym wybór odpowiedniej klasy dla zgłaszanego znaku towarowego. Rozstrzygnięcie przedstawia kryteria i wskazówki ułatwiające taki wybór odnosząc się do charakteru i funkcji produktu. Dany produkt, który nie jest produktem złożonym (wielozadaniowym) powinien być zasadniczo przypisany jednej klasie produktów według klasyfikacji nicejskiej. Wynik sprawy może zmienić politykę podmiotów zgłaszających swoje znaki towarowe w sposób bardzo szeroki (dla wielu towarów i usług), tworząc w ten sposób przestrzeń wolną dla rejestracji znaków towarowych przez inne podmioty, co umożliwi współistnienie większej ilości praw chronionych przez różne podmioty.

Wyrok Sądu UE z 10 listopada 2021 r., sprawy łączone T‑758/20 i T‑759/20