Zgłaszający unijne znaki towarowe w EUIPO często spotykają się z odmową udzielenia prawa z uwagi na istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji. Podstawą odmowy jest najczęściej art. 7 pkt 1 b i c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: Rozporządzenie), tj. wskazanie, że (i) znak towarowy pozbawiony jest jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (art. 7 pkt 1 b Rozporządzenia) lub/i (ii) znak towarowy składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W przypadku pierwszej z podstaw mówimy o braku tzw. zdolności odróżniającej znaku towarowego. W drugim zaś o znakach towarowych opisowych.

Znaki towarowe pozbawione zdolności odróżniającej.

W celu dokonania oceny charakteru odróżniającego jakiegokolwiek znaku towarowego, bez względu na jego rodzaj, wymagane jest, aby znak ten pozwalał rozpoznać, że dany towar pochodzi z jednego określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).

Znaki, o jakich mowa w artykule 7 ust. 1 lit b) Roporządzenia to, w szczególności znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne (por. 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 oraz 27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37). Ma to miejsce w szczególności, w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej nie mogą zatem pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, a więc funkcji identyfikacyjnej, rozumianej jako możliwość przekazania odbiorcy informacji o pochodzeniu towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę po pierwsze towary lub usługi, o których mowa w zgłoszeniu, a po drugie sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 oraz 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).

Znaki towarowe opisowe.

Odmowa rejestracji ze względu na opisowy charakter znaku towarowego Unii Europejskiej jest uzasadniona, gdy z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców postrzegalny jest bezpośredni i konkretny związek pomiędzy pojęciem zgłoszonym do rejestracji oraz towarami lub usługami, które ona obejmuje (por. 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44 oraz 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20). Dlatego oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w przepisie artykułu 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, jeżeli ma dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek z danymi towarami lub usługami, który pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać w nim opis tych towarów i usług lub ich właściwości (por. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).

Dla uznania oznaczenia za opisowe wystarcza, aby jedno z możliwych znaczeń było opisowe w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem. Nie jest przy tym konieczne, aby oznaczenie było faktycznie używane w znaczeniu opisowym w chwili zgłoszenia. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogły być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

W orzecznictwie Izby Odwoławczej EUIPO wypracowano szereg wspólnych reguł dotyczących obu przeszkód rejestracji. W obu przypadkach należy uwzględnić towary lub usługi, dla których dokonano zgłoszenia, jak również poziom uwagi właściwego odbiorcy. Wyższy poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców nie oznacza, że pociąga za sobą liberalniejszej interpretacji bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji. Wręcz przeciwnie, niekiedy wykształcenie zawodowe i doświadczenie pozwalają odbiorcom łatwiej zrozumieć treść jaką znaku (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 Rozporządzenia, przepisy artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia mają zastosowanie bez względu na to, że podstawy odmowy rejestracji dotyczą tylko części Unii Europejskiej. Zatem do domowy udzielenia prawa wystarczy, aby dany znak towarowy był opisowy lub pozbawiony zdolności odróżniającej wyłącznie na terenie jednego kraju. Jeśli dane słowo składające się na znak towarowy ma znaczenie w danym języku (np. w języku angielskim), oceny charakteru znaku należy dokonać z punktu widzenia konsumentów anglojęzycznych w Unii Europejskiej.

Ponadto zakresy stosowania podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) do d) Rozporządzenia nakładają się. W istocie oznaczenie, które ogranicza się do opisu właściwości towarów oraz usług, jest jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b), gdyż nie może z tego powodu pełnić zasadniczej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji polegającej na identyfikacji pochodzenia handlowego towaru lub usługi (zob. wyrok z dnia 12/06/2007 T-190/05 ‘TWIST & POUR’, pkt 39).

Wcześniejsze rejestracje znaków podobnych w systemach krajowych lub w EUIPO.

W przypadku odmowy rejestracji zgłaszający bardzo często odwołują się do Izby Odwoławczej wskazując, że znak towarowy nie jest pozbawiony zdolności odróżniającej lub nie jest opisowy. Wśród argumentów służących odwołaniu zgłaszający podnoszą także okoliczność, że znak będący przedmiotem zgłoszenia (lub jego element) został uprzednio zarejestrowany przez inny, krajowy urząd patentowy lub nawet EUIPO dla identycznych lub podobnych towarów lub usług. Odwołujący się domagają się tym samym zachowania spójności w orzecznictwie EUIPO. Wydaje się, że kwestia ta budzi duże wątpliwości wśród podmiotów zainteresowanych uzyskaniem praw do znaków towarowych.

W tym zakresie w uzasadnieniach decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wskazuje się najczęściej, że system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, niezależnym od jakiegokolwiek systemu krajowego. W związku z powyższym, Urząd nie jest związany decyzjami podjętymi przez państwa członkowskie w kwestii rejestracji oznaczeń (por 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 63 i powołane tam orzecznictwo). W praktyce orzeczniczej Izb Odwoławczych EUIPO wskazuje się także często na brak danych czy decyzja o wcześniejszej  rejestracji podjęta została w pierwszej instancji czy w wyniku kontroli instancyjnej lub czy badany był wtórny charakter odróżniający. Nie znając przesłanek jakimi kierował się krajowy urząd dopuszczając oznaczenie do rejestracji, EUIPO nie może odnieść się do tej decyzji;

Z kolei fakt rejestracji przez Urząd (EUIPO) innych znaków zawierających dane słowo nie jest w ocenie Izby Odwoławczej argumentem na rzecz rejestracji przedmiotowego oznaczenia. Urząd wprawdzie dąży do wydawania spójnych decyzji, ale zdarza się, że rejestrowane są znaki opisowe lub pozbawione charakteru odróżniającego. Mimo to – jak wskazuje Izba Odwoławcza – zasada legalności nie może zostać naruszona w imię zaspokojenia oczekiwań, jakie mógł powziąć zgłaszający w związku z rejestracją porównywalnego oznaczenia (Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie R 2079/2019-1).

Wśród innych argumentów bardzo często można spotkać następujące uzasadnienie:

– wcześniejsze rejestracje stanowią okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę, nie przypisując jej jednak charakteru decydującego. Argument dotyczący zdolności rejestracyjnej innych znaków towarowych może mieć znaczenie gdy powołane przykłady rejestracji zawierają uzasadnienie, które podważa ocenę dokonaną przez Urząd (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36);

– wszystkie powołane przez zgłaszającego przykłady dotyczą rejestracji znaku w pierwszej instancji i nie zawierają uzasadnienia. Podkreślić należy, że Izby Odwoławcze nie mogą być związane decyzjami Urzędu w pierwszej instancji dotyczącymi odrzucenia lub zarejestrowania oznaczenia, ponieważ to właśnie Izby mają obowiązek oceny legalności tych decyzji. Powołane decyzje nie były przedmiotem postępowania przez Izbami Odwoławczymi, a co za tym idzie Izby nie miały okazji kontroli ich legalności i zasadności (tak Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 12 lutego 2020 r., w sprawie R 1742/2019-1).

Jak widać w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO warto powoływać się uzupełniająco na wcześniejsze podobne rejestracje znaków towarowych w przypadku, gdy zgłaszający dysponuje uzasadnieniem takich decyzji, które podważa stanowisko organu w danej sprawie oraz gdy są to wcześniejsze decyzje Izby Odwoławczej.

Brak spójności w orzecznictwie EUIPO w powyższym zakresie wynika z faktu, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zmienił istotnie swoją praktykę w zakresie interpretacji pojęcia opisowości czy braku zdolności odróżniającej znaku towarowego. Obecnie kryteria te są o wiele bardziej surowsze i trudno jest uzyskać rejestracje dla w/w oznaczeń, pomimo, iż w rejestrach figuruje szereg znaków towarowych opisowych zarejestrowanych przed zmianą praktyki. Z drugiej strony, w celu ujednolicenia zasad postępowania, EUIPO w porozumieniu z poszczególnymi krajowymi urzędami ds. rejestracji znaków towarowych podjęło współpracę w celu przyjęcia wspólnej praktyki w odniesieniu do znaków towarowych.