Znak graficzny szachownicy Louis Vuitton unieważniony przez polskiego przedsiębiorcę.

27.10.2022

Louis Vuitton to jeden z najbardziej znanych domów mody na świecie. Marka oficjalnie powstała w 1984 r. kiedy to Louis Vuitton otworzył w Paryżu warsztat, produkujący kufry podróżne. Zdarzenie to dało początek historii popularnej marki. Najbardziej znany wzór: Monogram Canvas został zaprojektowany przez syna Vuittona, Georges’a w 1896 r., który przejął firmę po ojcu i wprowadził ją na zagraniczne rynki. Kolekcja produktów Louis Vuitton była stopniowo rozbudowywana, w tym o torebki i inne akcesoria. Syn Louisa Vuitton w 1888 roku stworzył też słynny wzór szachownicy „Damier Canvas”, wraz z logo z napisem „marque L. Vuitton déposée”.

Wzór szachownicy został zarejestrowany jako znak towarowy w różnych formach. Znak ten uzyskał ochronę m. in. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz WIPO. Wersja brązowo-beżowa została zarejestrowana przez EUIPO jako unijny znak towarowy numer 000370445 w następującej formie graficznej:

Znak ten chroniony jest w klasie 18 m. in. dla takich towarów jak wyroby skórzane, torby, walizki na kosmetyki, plecaki, torebki, torby plażowe, portmonetki.

Szachownica jest także przedmiotem rejestracji międzynarodowej numer 0986207 w WIPO wskazującej Unię Europejską (mającej ten sam skutek co rejestracja znaku unijnego). Znak jest chroniony w poniższej postaci w zakresie w/w towarów:

Louis Vuitton Malletier prowadzi szereg sporów o ochronę powyższych praw do znaków towarowych. W wyniku toczących się procesów o naruszenie, podmioty zaatakowane przez słynny dom mody, szukając środków obrony podjęły próby unicestwienia znaków towarowych. System ochrony znaków towarowych daje bowiem możliwość unieważnienia zarejestrowanego prawa, w sytuacji, gdy nie zostały spełnione niezbędne przesłanki uzyskania ochrony.

Wniosek o unieważnienie po raz pierwszy został złożony przez niemiecką firmę Nanu-Nana zajmującą się głównie sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. Wniosek dotyczył powyższego znaku towarowego unijnego, w wersji brązowo-beżowej numer EUTM 000370445 W tym przypadku wnioskodawca powoływał się na tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji, tj. fakt, że wzory szachownicy nie posiadają zdolności odróżniającej, a tym samym nie mogą wskazywać na źródło pochodzenia towarów (nie są zdolne do pełnienia funkcji znaku towarowego). W wyniku przeprowadzonych postepowań znak towarowy udało się unieważnić. Zarówno Wydział Unieważnień, jak i Izba Odwoławcza EUIPO uznały, że brązowo – beżowy znak towarowy szachownicy jest jednym z najbardziej elementarnych wzorów używanych jako element dekoracyjny, co skutkuje tym, iż rozpatrywany krąg odbiorców będzie go postrzegał po prostu jako motyw dekoracyjny, a nie jako oznaczenie wskazujące pochodzenie danych towarów, oraz że niezależnie od wszystkiego sporny znak towarowy nie odbiega w sposób znaczący od norm lub zwyczajów branżowych. Natomiast dokumenty przedstawione przez uprawnionego do znaku towarowego nie wykazują, iż w dniu dokonania zgłoszenia lub po dokonaniu rejestracji znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania tego znaku przynajmniej w znacznej części Unii Europejskiej. Decyzja to została potwierdzona przez Sąd, który w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r. oddalił skargę Louis Vuitton Malletier (wyrok Sądu w sprawie T–359/12). Ostatecznie jednak Louis Vuitton wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), który niestety nie zdążył rozstrzygnąć sprawy. Strony na tym etapie postępowania zawarły bowiem porozumienie i wniosek o unieważnienie został wycofany.

Sprawa szachownicy wróciła jednak po latach. Tym razem podmiotem inicjującym postepowanie o unieważnienie znaku przedstawiającej wzór szachownicy nr 0986207 jest polski przedsiębiorca. W sprawie tej zapadły dwa wyroki Sądu Unii Europejskiej.

W pierwszym wyroku z dnia 10 czerwca 2020 r. (sprawa o sygn. akt T 105/19) Sąd rozpoznawał skargę Louis Vuitton na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO, która unieważniła powyższych znak towarowy, wskazując, że nie posiada on samoistnego charakteru odróżniającego.

W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na fakt, że jedynie znak towarowy, który w istotny sposób odbiega od normy lub zwyczajów panujących w sektorze spornych towarów i usług, a tym samym spełnia swoją zasadniczą funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001. Jak stwierdziła Izba Odwoławcza wzór szachownicy jest podstawowym i powszechnie stosowanym wzorem graficznym, ponieważ składa się z regularnej sekwencji kwadratów o tej samej wielkości, które są zróżnicowane poprzez naprzemienne występowanie różnych kolorów, jednego jasnego i jednego ciemnego, a mianowicie niebieskiego i beżowego. Wzór nie zawiera zatem żadnych zauważalnych różnic w stosunku do konwencjonalnego przedstawienia szachownicy i jest taki sam jak tradycyjna forma takiego wzoru. Nawet w przypadku towarów takich jak towary należące do klasy 18, przedmiotowy wzór nie odbiega znacząco od normy lub zwyczajów panujących w tym sektorze, ponieważ towary te są zazwyczaj pokrywane różnego rodzaju tkaninami, a wzór szachownicy, ze względu na swoją dużą prostotę, może stanowić właśnie jeden z tych wzorów. Izba Odwoławcza wskazała, że wzór szachownicy jest jednym z tych, które zawsze istniały i były wykorzystywane w sztuce dekoracyjnej, która ma bezsporny związek z towarami należącymi do klasy 18 (decyzja Izby Odwoławczej w sprawie R 274/2017-2, podobnie wyroki z dnia 21 kwietnia 2015 r., Przedstawienie wzoru szachownicy w kolorze szarym, T-360/12, niepublikowany, EU: T:2015:214, pkt 37 i 38, oraz z dnia 21 kwietnia 2015 r., Przedstawienie brązowo-beżowego wzoru szachownicy, T-359/12, EU:T:2015:215, pkt 37 i 38). Izba Odwoławcza słusznie zauważyła również, że zestawienie dwóch elementów, które same w sobie nie miały charakteru odróżniającego, nie mogło zmienić postrzegania właściwego kręgu odbiorców co do braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego jako całości. Zestawienie szachownicy oraz wzoru wątku i osnowy nie powoduje powstania żadnego elementu, który w istotny sposób odbiegałby od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze (zob. podobnie wyroki z dnia 21 kwietnia 2015 r., Przedstawienie wzoru szachownicy w kolorze szarym, T-360/12, niepublikowany, EU:T:2015:214, pkt 41, oraz z dnia 21 kwietnia 2015 r., Przedstawienie wzoru szachownicy w kolorze brązowym i beżowym, T-359/12, EU:T:2015:215, pkt 41).

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2020 r. Sąd stwierdził jednak nieważność decyzji Izby Odwoławczej z uwagi na błędy proceduralne dotyczące pominięcia niektórych dowodów, przedłożonych przez Louis Vuitton na okoliczność uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Według Sądu Izba Odwoławcza nie przeprowadziła całościowej oceny wszystkich istotnych dowodów przedstawionych przez skarżącą, niezależnie od tego, czy odnosiły się one do Unii Europejskiej jako całości, do grup państw członkowskich, czy bardziej szczegółowo do konkretnego państwa członkowskiego, które były potencjalnie istotne dla celów oceny, czy sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

Po uchyleniu decyzji, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ponownie zbadał sprawę i uwzględniając wskazania Sądu ponownie unieważnił wzór słynnej szachownicy. Jak można się spodziewać rozstrzygnięcie EUIPO zostało ponowne zaskarżone przez LV.

Wyrokiem z 19 października 2022 r. Sąd ostatecznie odrzucił jednak skargę Louis Vuitton Malletier (sprawa T 275/21) uznając za prawidłowe rozstrzygnięcie EUIPO o unieważnieniu znaku towarowego szachownicy. Wyrok jest o tyle ciekawy, że dotyczy głównie kwestii dowodzenia tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd stwierdził, że nie wykazano w wymagany prawem sposób, że sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w Estonii, Litwie, Łotwie, Słowacji, w Słowenii lub Bułgarii, co jest wystarczające do unieważnienia unijnego znaku towarowego. W odniesieniu do znaku towarowego, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich, taki znak towarowy może zostać zarejestrowany tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania na całym terytorium Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie Sądu pokazuje, jak trudne może być wykazanie charakteru odróżniającego unijnego znaku towarowego w wyniku używania, nawet przez tak znany na świecie podmiot. Należy pamiętać, że wyrok nie jest prawomocny. Louis Vuitton Malletier może odwołać się jeszcze do Trybunału (TSUE). Mimo, że uchylenie wyroku Sądu wydaje się być mało prawdopodobne, to historia wcześniejszej sprawy przypomina, że znak towarowy szachownicy uznany przez Sąd za pozbawiony charakteru odróżniającego – może jednak pozostawać w mocy. Gdyby ponownie doszło do takiej sytuacji, wydaje się, że cel regulacji o oznaczeniach pozbawionych charakteru odróżniającego stałby się iluzoryczny. U podstaw tej regulacji leży bowiem interes ogólny, zgodnie z którym pojęcia opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego nie powinny być rejestrowane jako znaki towarowe, tak aby wszystkie podmioty konkurencyjne mogły ich swobodnie używać. Ewentualne wycofanie wniosku o unieważnienie na etapie potencjalnego postepowania przed Trybunałem będzie oczywiście równoznaczne z umorzeniem postępowania. Doprowadziłoby to do sytuacji utrzymania w mocy obu znaków szachownicy, a tym samym wyłączności przez potentata mody. W takim wariancie decyzje EUIPO oraz wyroki Sądu wydane w sprawach, nie zostaną co prawda wykonane, to jednak służyć mogą jako wyraźny kierunek postępowania w podobnych sprawach.

Autor • Bartosz Szczepaniak